从巴西国家工业产权局新规看商标“获得显著性”（上）

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“文章以巴西新规作为契机，溯源‘获得显著性’理论基础与国际规则，并通过对比中巴‘获得显著性’规则与实践，为中国大陆主体出海南美市场提供合规参考，以期在遵守规则的基础上充分利用‘获得显著性’规则，为中国品牌在海外市场赢得更大的竞争优势。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：孙雨溪 中国贸促会专利商标事务所
栏目名称：《金砖国家知识产权内容专题》
栏目支持：金砖国家知识产权论坛

引  言

2025年6月10日，巴西国家工业产权局（BPTO）发布第INPI/PR15/2025号法令，正式承认缺乏固有显著性的标志可通过提供使用证据证明其“获得显著性”/“第二含义”，由此可作为商标获准保护。新规的出台重塑了巴西商标行政审查“显著性”相关规则，推动巴西国家工业产权局的审查实践与国际规则及司法实践保持一致，被称为巴西商标法的转折点。文章以巴西新规作为契机，溯源“获得显著性”理论基础与国际规则，并通过对比中巴“获得显著性”规则与实践，为中国大陆主体出海南美市场提供合规参考，以期在遵守规则的基础上充分利用“获得显著性”规则，为中国品牌在海外市场赢得更大的竞争优势。

关键词：固有显著性 获得显著性 第二含义 商标性使用 通用化

根据中华商标协会于2025年05月发布的《中国企业海外商标品牌发展报告》[1]，近10年来，中国大陆主体在海外单一国家商标申请数量高达2189223件，较上个10年增速超6.5倍，已经连续多年位居全球第一。这一方面体现出中国企业出海“商标先行”的权利意识显著增强，另一方面亦说明中国大陆主体始终积极开拓海外市场，持续谋求新的经济增长点。而南美洲作为中国企业海外布局商标的新兴市场，已有68461件商标注册申请。其中，就中国大陆央企海外商标申请注册的地域情况而言，共覆盖了全球152个国家或地区，巴西为申请量最多的国家。中国企业商标出海遇行政纠纷的案件数量中，除了传统出口市场的欧盟、美国、英联邦、日本外，巴西作为单一国家，所涉行政案件量达840件，占据中国大陆企业近10年海外商标各类型纠纷案件的2.10%。由此可见，作为拉美地区占地面积最大、经济实力最强的国家，巴西已然成为中国大陆主体商标海外布局的新兴阵地，但同时也是商标行政纠纷高发地。在此形势背景下，了解巴西最新的商标规则以及与我国立法实践的差异、合理规避商标行政纠纷实乃企业出海南美市场的关键之举。

Part.1
何谓“获得显著性”

（一）“获得显著性”的理论基础及国际规则

显著性是指商标从总体上具有的能与他人同一种或类似商品上使用的商标区别开来的独有的特征，即商标的独特性（区别性）和识别性。独特性是指某一标志具有的不同于其他标志的特征。识别性是针对标志与其标示的对象之间的关系而言，是指标志不能是表述对象的通用名称，也不能是对标示对象属性的描述[2]。就与其标示对象之间的关系来说，商标的显著性与其指定使用商品或服务的关联程度呈反比关系，即若某商标与其指定商品或服务关联性越为密切，其显著性便越弱；与其指定商品或服务的关联越为疏远，该标志可作为商标被识别的可能性便越大。1976年，美国第二巡回法院弗兰德利法官在Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.案中将商标划分为通用 (generic)、描述性 (descriptive)、暗示性 (suggestive)、任意性 (arbitrary) 和臆造性 (fanciful)。前述商标分类中，就显著性的强弱而言，从强至弱依次为臆造性、任意性、暗示性、描述性、通用术语；但就显著性的有无而言，臆造性、任意性、暗示性商标具有固有显著性，通用术语通常难以获得显著性，争议较大的便是描述性商标。

通常来说，描述性商标仅直接体现商品的重量、质量或服务的内容等特点，与商品或服务的关联较为紧密，属公有领域概念，无法发挥识别与区分商品来源的作用，也不应被某个经营者独占。但若某标志通过持续有效的商业使用，使得相关公众将其与某企业提供的商品或服务相联系，企业将冠有该商标的商品或服务投入市场，帮助消费者降低了搜索成本，同时也真正发挥了承载商誉之功能，便应“使创造利益者享受该利益”。因此，商标法承认“获得显著性”的原因实际在于使企业长期诚信经营产生的无形资产获得法律保护[3]。

获得显著性（acquired distinctiveness），也称后发显著性或者“第二含义”（secondary meaning），是指商标的构成要素本身不具有独特性和可识别性，但是通过实际使用后取得了可识别性[4]。需要指出的是，“获得显著性”，或称“第二含义”并非是次要含义或稀缺含义，而是具有初始含义的标志通过使用产生的含义，该含义实际为商业环境中的主要含义甚至是唯一含义[5]。同时，“第二含义”不同于《商标法》第10条第2款的“其他含义”。《商标法》第10条第2款的“其他含义”是强于地名的固有含义，与显著性无关，也并非经过使用产生的新含义。例如在“芙蓉”无效宣告案[6]中，申请人认为“芙蓉”是长沙市县级以上行政区划地名，故主张争议商标违反《商标法》第10条的规定，应予以无效。国知局经审理后认为：

“芙蓉”亦指荷花或木芙蓉，故争议商标的文字“芙蓉”已经产生了区别于行政区划地名“芙蓉”的其他含义，并据此对争议商标维持注册。

由此可见，第10条第2款的“其他含义”强调区别于地名并强于地名的本义，而非经过市场使用获得的含义。

然而，若某个缺乏显著性的标志经过使用获得后发显著性，也必然存在具有显著性的标志经过使用丧失显著性的可能。根据显著性的概念，其应当具有区别于其他标志的特征，即独特性。但若该标志经过大量市场使用演变为同行业竞争者所通用，其将丧失独特性，如Aspirin商标对相关公众而言，已然是乙酰水杨酸的代名词[7]。由此可见，商标的显著性并非一成不变的命题，需要权利人通过正当、规范地使用方法来积极维护。

各国商标法以及有关国际公约都将显著性作为商标构成的必要条件和商标注册的绝对条件[8]。对于“获得显著性”，《巴黎公约》第6条之五第3款第1项规定：

“决定一项商标是否应予保护，必须考虑到一切实际情况，特别是商标已使用期间的长短”。

TRIPs协议第15条第1项规定：

“如标记无固有的区别有关货物或服务的特征，则各成员可以由通过使用而获得的显著性作为注册的条件”。

美国、欧盟、法国、德国、日本等国大多都承认商标“经过使用获得显著性”或“第二含义”，我国亦然。

（二）我国“获得显著性”[9]立法及实践概况

自我国《商标法》于1982年诞生之时，便有“商标应当有显著特征，便于识别”的规定。彼时，“通用名称和图形、直接表示商品的质量等特点”，即“缺乏显著性的标识”不得作为商标使用。1993年《商标法》第一次修正未对显著性问题作修改。2001年中国加入WTO，为履行成员国义务，使国内法与国际公约相适应，《商标法》同年便进行了第二次修正，并首次区分禁用条款和禁注条款，“缺乏显著性的标志”从禁用条款分离，规定于第11条“不得作为商标注册”的情形之中，同时增加“获得显著性”的规定，这意味着“缺乏显著性的标志”并非绝对不能获准注册，若是“经过使用取得显著性，并便于识别的，可作为商标注册”，由此扩大了商标可注册范围。但事实上，在“获得显著性”尚未纳入立法时，我国商标行政审查实践已有承认“商标经过使用获得显著性”而准予注册的案例，如两面针、五粮液、茅台、青岛、竹叶青等[10]。如此说来，2001年我国从立法上承认“商标经过使用取得显著性”既是履行国际义务，亦是对多年来商标行政审查实践的积极回应。此后，《商标法》在2013、2019年进行了两次修正，但第11条显著性条款均未作明显变动，仅在第1款第3项增加“其他”二字作兜底。

第11条共有2款，第1款规定了“不得作为商标注册的标志”，分为三种情形：其一，仅有本商品的通用名称、图形、型号的。这也就是我们常说的通用性标识不具有识别与区分来源的作用；其二，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。该项指向描述性标志；其三，其他缺乏显著特征的。一般而言，该款是指按社会通常观念，不具有识别与区分商品来源的标志，例如网络流行词汇、表情包、广告宣传用语等。第2款为“不得作为商标注册的标志”提供注册可能性的新路径，即属于上述三种情况的标志若“经过使用取得显著特征，并便于识别的”，可以作为商标注册。对于如何认定某标志是否经过使用获得显著性并具有可注册性，《商标法》未作细化。

北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（2019）（下称“北高《审理指南》”）、国家知识产权局《商标审查审理指南》（2021）（下称“国知局《审理指南》”）进一步明确了第11条“获得显著性”的具体判断方法。北高《审理指南》中将：

（1）标志足以发挥识别商品来源作用；
（2）使用标志的时间、地域、范围、规模、知名程度等；
（3）其他经营者使用该标志的情况

纳入综合考虑范围，同时指出获得显著性仅限于使用该标志的商品，不包括与其类似的商品。

国家知识产权局《审理指南》归纳出五点考量因素：

（1）相关公众对该标志的认知情况。其中，对“相关公众”的理解可参照北高《审理指南》9.1的规定，相关公众系与该商标指定使用商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者等主体；

（2）该标志在指定商品或者服务上实际使用的时间、使用方式、同行业使用情况。重点关注最早使用时间、商标申请日的前后使用情况；

（3）使用该标志的商品或者服务的销售量、营业额及市场占有率。例如列明《十万个为什么》书籍的印刷数量统计、审计报告等；提交冠以“fresh”的产品在上海、北京、广州等多个地区进行销售的专柜信息列表、销售发票等；

（4）使用该标志的商品或者服务的广告宣传情况及覆盖范围，多体现在广告发布合同、杂志刊登页面、网络及纸媒宣传报道等推广宣传材料中；

（5）使该标志取得显著特征的其他因素。

（未完待续）

注释：
[1] 2025年05月，中华商标协会商标海外维权工作委员会发布《中国企业海外商标品牌发展报告》，对中国大陆企业2015至2024年海外商标布局与维权趋势展开分析。参见《中华商标协会商标海外维权工作委员会发布〈中国企业海外商标品牌发展报告〉》，载中华商标协会微信公众号2025年05月29日，https://mp.weixin.qq.com/s/jkxc6NHWcdkTxM15X_0gXw。
[2] 冯晓青：《知识产权法》（第四版），中国政法大学出版社2024年版。
[3] See Fromer, Jeanne C., AGAINST SECONDARY MEANING, Notre Dame Law Review, vol.98, Issue 1(November 2022).
[4] See Fromer, Jeanne C., AGAINST SECONDARY MEANING, Notre Dame Law Review, vol.98, Issue 1(November 2022).
[5] 熊文聪：《论商标法中的“第二含义”》，载《知识产权》2019年第4期。
[6] “芙蓉”无效宣告案，国家知识产权局商评字[2024]第0000122812号《关于第35969608号“芙蓉”商标无效宣告请求裁定书》。
[7] See Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S. D. N. Y. 1921).
[8] 冯晓青：《知识产权法》（第四版），中国政法大学出版社2024年版。
[9] 为与我国《商标法》用词一致，后文仅使用“获得显著性”一词，不再同时使用“第二含义”。
[10] 张耕：《试论“第二含义”商标》，载《现代法学》1997年第6期。

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（原标题：【一家之言】从巴西国家工业产权局新规看商标“获得显著性”<上>）

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作者：孙雨溪 中国贸促会专利商标事务所

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