#本文仅代表作者观点,不代表IPRdaily立场,未经作者许可,禁止转载#
“纵观本案裁决,统一专利法院上诉法院清晰呈现了其应对跨法域专利纠纷的实务脉络。”
来源:北京海通国际知识产权研究院
作者:泽识
2026年6月2日,统一专利法院上诉法院(UPC Court of Appeal)就富士胶片(Fujifilm)与柯达公司(Kodak)之间的专利侵权及无效纠纷作出二审裁决。该案围绕专利号为EP 3 511 174的欧洲专利展开,相关权利涵盖德国和英国的指定部分。曼海姆地方分庭在一审中曾支持富士公司的侵权主张。上诉法院在二审程序中推翻了原判决,在维持涉案专利权利要求经修改后的有效性的同时,全面驳回了针对德国和英国两地的侵权指控。
这场出人意料的逆转,不仅打破了多方在一审判决后的既有预期,也客观呈现了上诉法院对地方分庭裁判尺度的纠偏机制。通过下发的19项裁判要旨,上诉法院详尽论述了数值范围的解释规则、诉讼前端化(front-loaded proceedings)原则下的证据采信、德国专利法下私人先用权(private prior use right)的边界,并首次为统一专利法院跨越辖区边界行使长臂管辖权确立了系统的通用框架。这使得本案越出了单一纠纷的范畴,直接关涉到英国、西班牙、波兰和瑞士等非UPC成员国的重要销售市场。
权利要求解释中数值范围与制造波动的界定
涉案专利的技术方案旨在通过控制铝基板上阳极氧化膜内的微孔尺寸与深度,解决印刷版原版在显影前因酸性成色剂引起的非预期着色缺陷,同时附带提升产品的抗划伤性。专利权利要求1明确限定了微孔的各项几何参数,例如规定微孔表面平均孔径必须处于内部最大孔径的10%至50%范围内。

案件在实体技术比对上的争议之一在于,权利要求中界定的数值范围(numerical ranges)是否自动包容制造工艺与测量方法带来的波动(fluctuations)与测量方法所固有的容差。被告主张在技术领域的常规认知下,此类精确数值应当考量不可避免的工艺偏差。上诉法院就此澄清,并不存在一项普遍适用的原则要求本领域技术人员必须自动将制造过程或测量方法引起的波动计算在内,并将其作为偏差自动附加到权利要求精确定义的数值之上。此类数值偏差是否被纳入考量完全取决于权利要求本身的合理解释,而非采用数值特征的必然结果。鉴于涉案专利说明书中并未提及相关容差,且特征本身已采用平均值这一概念化解了单一测量的数据离散问题,法院认定涉案数值不应作向外的扩张解释。
诉讼前端化原则下的证据采信与裁量权行使
在程序法维度,上诉法院重申了统一专利法院诉讼程序的前端化制度特征,同时明晰了相应证据规则的适用弹性。依据《统一专利法院程序规则》(Rules of Procedure, RoP)第29条的规定,若一方当事人针对已经提出且被对方产生争议的事实补充提交新证据,此类举证行为并不违背诉讼程序前端化原则。
本案中,被告在后续程序中提交了关于涉案产品微孔直径的补充测量报告,以回应原告对其证人证言可靠性的质疑。上诉法院行使了《程序规则》第222.2条赋予的自由裁量权,准许了该补充证据的接纳。法院指出这属于对已主张事实的进一步补强,而非在诉讼晚期提出全新的无效理由或事实主张,从而在保障程序效率与查明客观事实之间取得了平衡。
国际私法框架下的长臂管辖权确立
本案在程序法层面的核心突破在于统一专利法院对涉案专利英国指定部分管辖权的确认。《统一专利法院协议》(Unified Patent Court Agreement, UPCA)第34条规定法院的裁决应覆盖欧洲专利生效的缔约国领土。上诉法院释明该条款旨在明确法院判决的一般效力范围,而非将管辖权排他性地限制在统一专利法院的既有领土内。
鉴于本案负责相关制造与销售的被告住所地位于统一专利法院辖区内的德国,法院依据《布鲁塞尔条例I(重述)》(Br I bis)第4条依法确立了对被告的属人管辖权。即便相关诉讼程序与任何其他成员国没有连结因素,该条例也排除了法院以非成员国法院更为适宜审理为由而拒绝行使法定管辖权的可能。
法院进一步援引了欧盟法院(CJEU)在BSH诉Electrolux案中的裁判逻辑。针对非欧盟且非卢加诺公约国家(非EU/LC国家,如英国)的欧洲专利指定部分,当被告在侵权程序中以专利无效作为抗辩事由时,统一专利法院具备在双方参与的诉讼程序中对该专利有效性进行审查的权限,并可据此对基于该类专利的侵权诉讼作出实体裁决。
国际礼让原则与附解除条件裁决机制的创设
在确认管辖权的基础之上,法院面临如何在行使管辖权时兼顾国际法原则与国际礼让精神的考量。上诉法院针对涉及辖区外欧洲专利的诉讼创设了明晰的程序处理路径。当统一专利法院认定在自身辖区内生效的专利部分有效且遭到侵权,而针对辖区外指定部分的无效程序尚未在相关国家主管法院完结时,法院为避免程序不当迟延,可以实质评估该专利在相关国家被维持有效的合理可能性。
若法院判断该可能性达到合理的程度,可以依据《程序规则》第118.2条的规定,发布附带解除条件的禁令及其他救济命令。一旦相关国家主管法院在初审或上诉程序中正式宣告该专利全部或部分无效,使得侵权指控丧失权利基础,统一专利法院作出的附加条件的裁决与命令将自动失效。这种司法机制在保障专利权人合法权益与尊重他国司法主权之间确立了平衡。
德国专利法下私人先用权的审查与边界延展
涉案专利德国部分的实体争议聚焦于被告据以抗辩的私人先用权。《统一专利法院协议》第28条将先用权的实体判断诉诸于相关缔约国的国内法。根据德国《专利法第12条第1款的规定,先用权的成立要求在优先权日之前实质性占有该项发明,并作出将其投入商业使用的最终决定且付诸准备。上诉法院审查在案证据认定,被告在优先权日之前已合法掌握了Sonora X印版技术,内部往来邮件、客户通知及发货凭证均印证了其已作出商业化实施的不可逆决定,依法确立了先用权。
该先用权能否合理延伸至采用不同制造工艺的后续改进产品Sonora Xtra-3,构成了庭审交锋的另一重心。在此问题的审理上,上诉法院并未机械地将先用权的客体固化于优先权日前的原有形态,而是将其置于德国联邦最高法院(FCJ)既往判例所形塑的利益衡量框架下进行了细致剖析。
依据德国联邦最高法院在Schutzverkleidung案中确立的裁判逻辑,先用权制度的初衷在于基于衡平原则保护在先使用人已依法建立的商业财产,防止其被不当剥夺。法律允许先用权人为了经济上的合理利用,对其产品进行适度的修改与迭代。这一权利的法定边界在于,如果修改后的产品相较于原先用产品,以定性或定量上不同的方式实现了专利权利要求的某些特征,并且这种修改恰好实现了专利说明书中额外揭示的一项技术优势,此时便会被视为超出了自身原有技术的范畴而实质上利用了专利的教导,进而超越了先用权的合法边界。
随后的Faserstoffbahn案则进一步廓清了这一边界的审查颗粒度。该案明确指出,判断先用权是否因产品工艺修改而丧失,不能仅凭表象,而必须经过严格的实体审查。法院需要甄别该项工艺修改究竟是真正带来了一项由专利揭示的全新技术获益,还是仅仅构成一种完全等效的替代方案或是显而易见的变型。即便修改后的实施例在各项特征上均落入专利权利要求的字面范围,只要该修改并未摄取专利说明书中特别指出的额外优势,先用权人即保有继续实施的权利。上诉法院正是基于这一法理脉络,对柯达后续更改阳极氧化工艺的行为进行了实质性剥析,最终认定其并未逾越先用权的法定界限。
改进后的涉案产品变更了阳极氧化的加工工艺,导致微孔表面直径与内部最大直径的比例由原先的53%降低至40%左右,客观上落入了专利权利要求界定的10%至50%范围内。上诉法院通过交叉比对专利说明书的多组实施例数据查明,孔径比例降低至50%以下并未必然带来更为优异的外观缺陷抑制效果。数据显示,相关性能的提升更多源自阻挡层厚度的增加等其他因素。由于该项工艺修改并未取得涉案专利所教导的额外技术优势,法院判定改进产品仍处于原先用权的合理覆盖范围内,阻却了违法性,因而不构成对涉案专利德国部分的侵犯。
英国实体法下进口行为与共同侵权的法理判定
针对涉案专利英国部分的诉请,法院依据《罗马II条例》(Rome II Regulation)适用英国实体法对侵权主张进行了审查。原告指控负责制造的德国实体向英国输送涉案产品构成进口侵权,并基于公司间的股权控制关系主张共同侵权(joint tortfeasorship)。
依据英国《1977年专利法》(Patents Act 1977)第60条第1款以及Sabaf v MFI一案确立的判例法理,构成进口侵权的主体应当是对涉案货物享有合法与实质财产利益的一方。案件事实表明,涉案产品的制造基于一种代工制造协议运作,生产所用的原材料、半成品及最终成品的合法所有权自始至终均保留在英国发包实体名下。在此商业架构中,德国代工方仅履行加工制造与物流发运的合同义务,并未发生物权法意义上的所有权流转。即便德国实体实际安排了货物的跨境运输,其也不具备英国法下进口商的法律身份,无法单独构成进口侵权。
关于共同侵权的指控,英国法的适用标准,如Lifestyle Equities CV v Ahmed案所阐释的那样,要求多方主体必须基于共同设计行事,且需知晓使该行为构成侵权的核心事实。上诉法院查明,原告未能充分证实各实体在遭遇诉讼前,已经实际掌握了涉案产品微观孔隙结构参数落入专利保护范围这一高度专业化的事实。在缺乏主观认知要件的情况下,认定各方存在侵权共谋的主张便失去了事实依托,共同侵权的指控自然无法成立。
纵观本案裁决,统一专利法院上诉法院清晰呈现了其应对跨法域专利纠纷的实务脉络。在管辖权争议中,上诉法院并未将自身权限框定在UPC既有领土内,而是依托国际私法规则确立了对辖区外欧洲专利的管辖权,同时借由附解除条件的裁决机制,为跨国管辖与国际礼让原则的共存提供了具体的操作方案。在实体争议的审理上,法院首先厘清了权利要求中数值特征的客观解释边界,随后在审视德国法下的先用权延展以及英国法下的进口与共同侵权指控时,将裁判标尺紧扣各指定国的本土法律与核心判例。本案的整个审理过程,直观地勾勒出了UPC在面对多国别法律交织时的管辖权行使轮廓与法律适用框架。
关于北京海通国际知识产权研究院

北京海通国际知识产权研究院是一家经北京市知识产权局批准设立并主管的国际知识产权研究机构,由北京市民政局正式登记注册,主要致力于国际知识产权法律问题研究与咨询、海外知识产权风险防范和纠纷应对研究、案件分析与论证、国际学术会议、组织培训与国际交流,尤其是中国企业“出海”和“一带一路”中的国际知识产权保护。研究院由一批中国知识产权、法律和司法界知名专家和有志之士共同发起和筹建。
往/期/回/顾

UPC近期裁决速递:临时措施、缺席判决与程序规则适用的司法确证


透视UPC 2025年度报告:欧洲专利管辖的边界重构与实务走向
(原标题:UPC二审逆转富士诉柯达案:长臂管辖的审慎行使与先用权边界)
来源:北京海通国际知识产权研究院
作者:泽识
编辑:IPRdaily辛夷 校对:IPRdaily纵横君
注:原文链接:富士诉柯达UPC二审逆转:长臂管辖落地,先用权边界拓宽(点击标题查看原文)

「关于IPRdaily」
IPRdaily是全球领先的知识产权综合信息服务提供商,致力于连接全球知识产权与科技创新人才。汇聚了来自于中国、美国、欧洲、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司及成长型科技企业的管理者及科技研发或知识产权负责人,还有来自政府、律师及代理事务所、研发或服务机构的全球近100万用户(国内70余万+海外近30万),2019年全年全网页面浏览量已经突破过亿次传播。
(英文官网:iprdaily.com 中文官网:iprdaily.cn)
本文来自北京海通国际知识产权研究院并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意,并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场,如若转载,请注明出处:“http://www.iprdaily.cn”

共发表文章
764篇